Propriedade industrial: uso indevido de marca

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em ação ordinária sobre violação de marca, que manteve exigência de caução e afastou indenizações por danos materiais e morais.

2. A controvérsia envolve tutela inibitória para impedir o uso não autorizado de personagens e marcas e a pretensão de indenização por danos materiais, com apuração pelo art. 210, III, da Lei n. 9.279/1996, e por danos morais.

3. O Juízo de primeiro grau confirmou a tutela inibitória, rejeitou os pedidos de indenização e determinou caução de 10% sobre o valor da causa.

4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a exigência de caução e rejeitou os danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a contrafação, os danos materiais e morais decorrem do próprio ilícito e se os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação pelo critério mais favorável do art. 210, III, da Lei n. 9.279/1996; e (ii) saber se se afasta a exigência de caução prevista no art. 83 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Ocorre a ofensa aos arts. 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996, pois o acórdão recorrido afastou indevidamente os danos materiais e morais apesar do uso não autorizado da marca, devendo os lucros cessantes ser apurados em liquidação pelo critério mais favorável, inclusive o do art. 210, III.

7. O dano moral por uso indevido de marca é aferível in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, conforme a jurisprudência desta Corte.

8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto ao pedido de afastamento da caução, por deficiência de fundamentação, diante da ausência de indicação de dispositivo legal específico impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso especial conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento: "1. O uso indevido de marca enseja reparação por danos materiais, a apurar em liquidação de sentença, aplicando-se o critério mais favorável do art. 210, inclusive o inciso III, da Lei n. 9.279/1996.

2. O dano moral decorrente do uso indevido de marca é aferível in re ipsa, dispensada a comprovação de prejuízo concreto. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o pedido recursal carece de indicação específica do dispositivo legal impugnado, impedindo o conhecimento do ponto."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 209 e 210; CF, art. 105, III, a e c; CPC, arts. 83 e 1.034; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, recurso especial n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024; STJ, agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n. 1.810.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024; STJ, agravo interno no recurso especial n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022.