Marca: proteção do pré-uso e direito de precedência

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. PROTEÇÃO DO PRÉ-USO E DIREITO DE PRECEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em apelação na ação inibitória c/c cominatória; o julgado manteve a improcedência dos pedidos e apenas alterou honorários.

2. A controvérsia versa sobre abstenção do uso da marca "ILLUSION SOUND" e expedição de ofício para retomada do perfil no Instagram, com ajustes técnicos de acesso.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários por equidade.

4. A Corte de origem não conheceu, de ofício, da reconvenção e do apelo adesivo do réu; conheceu em parte o apelo da autora para fixar honorários da ação principal em 15% do valor da causa, mantendo a improcedência dos pedidos inibitório e cominatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 489, §1º, III e IV, do CPC por suposta decisão genérica ao rejeitar embargos de declaração; (ii) saber se o acórdão contrariou o art. 129, caput e §1º, da Lei n. 9.279/1996 ao mitigar o sistema atributivo diante do pré-uso do réu; e (iii) saber se houve julgamento extra petita em ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não ocorreu a ofensa ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC, porque o acórdão firmou fundamento autônomo e suficiente quanto ao uso anterior da marca pelo réu desde 2013, tornando desnecessário enfrentar argumentos incapazes de infirmar essa premissa.

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre a anterioridade, extensão e continuidade do uso da marca pelo réu.

8. Incide a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do direito de precedência e da limitação da oponibilidade do registro posterior.

9. Não se configura julgamento extra petita; o acórdão aplicou qualificação jurídica diversa aos fatos narrados, sem extrapolar os limites objetivos do pedido, o que é admissível e não gera nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre a anterioridade, extensão e continuidade do uso da marca pelo réu. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre direito de precedência e limitação da oponibilidade do registro. 3. Não há violação do art. 489, §1º, III e IV, do CPC quando o acórdão apresenta fundamento autônomo e suficiente para a solução da controvérsia. 4. Não há julgamento extra petita quando o tribunal aplica enquadramento jurídico diverso aos fatos, respeitando os limites do pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 129; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 141, 489, § 1º, III e IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, REsp n. 1.464.975/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016.