Propriedade industrial: nulidade incidental de patente na justiça estadual

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE INCIDENTAL DE PATENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA, COM EFEITOS INTER PARTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão, na perícia, de quesitos sobre nulidade de patente; o Tribunal de origem manteve integralmente a decisão, negando provimento ao agravo.

2. A controvérsia diz respeito à ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, por suposta violação de patente, em que se pleiteia a análise incidental da nulidade da patente no âmbito da perícia.

3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando que a nulidade de patente deve ser discutida em ação autônoma perante a Justiça Federal, com participação do INPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 56, § 1º, 57 e 175 da Lei n. 9.279/1996 autorizam a arguição incidental de nulidade de patente como matéria de defesa em ação de contrafação perante a Justiça Estadual; e (ii) saber se é possível indeferir, com base no art. 470, I, do CPC, quesitos periciais que tratam da nulidade incidental da patente, reputando-os impertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996 permite a arguição de nulidade de patente como matéria de defesa, com efeitos apenas inter partes, não havendo conflito com os arts. 57 e 175, que regulam a ação autônoma de nulidade, de competência da Justiça Federal, com participação do INPI.

7. O indeferimento de quesitos periciais sobre nulidade incidental, à luz do art. 470, I, do CPC, não se sustenta quando a própria lei (art. 56, § 1º, da LPI) admite a matéria de defesa; tais quesitos são pertinentes ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: "1. A arguição incidental de nulidade de patente, como matéria de defesa, é admitida pelo art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, com efeitos inter partes, não conflitando com os arts. 57 e 175 que reservam à Justiça Federal a ação autônoma de nulidade com participação do INPI. 2. O art. 470, I, do CPC não autoriza indeferir quesitos periciais sobre nulidade incidental quando a matéria é legalmente pertinente, pois tais quesitos são essenciais ao exercício da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 56, § 1º, 57, 175, 205; CPC, art. 470, I; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.281.448, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp n. 1.741.348, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgRg no Ag n. 526.187/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 3/9/2007; STJ, AgInt no AREsp n. 1.843.196, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp n. 1.332.417/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.323/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/8/2023.