Nulidade de registro de marca: legitimidade passiva e ônus sucumbenciais do inpi à luz do princípio da causalidade

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA E ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO INPI À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível e embargos de declaração que mantiveram a nulidade parcial do registro marcário e condenaram o INPI ao pagamento de honorários sucumbenciais pro rata; recurso especial desprovido.

2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca mista SKYONDA, com pedido subsidiário de nulidade parcial mediante remoção do elemento figurativo.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do registro, determinar a remoção do elemento figurativo, impor obrigação de não fazer com multa diária, determinar anotação e publicação na RPI e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários.

4. A Corte a quo manteve a nulidade parcial e, nos embargos de declaração, fixou a responsabilidade do INPI pelos ônus sucumbenciais, condenando-o pro rata em honorários de 11% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 175 da Lei n. 9.279/1996 impõe ao INPI apenas intervenção como assistente, sem legitimidade passiva e sem suportar ônus sucumbenciais; e (ii) saber se, reconhecida a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo ato concessivo, o INPI pode ser condenado em honorários à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A intervenção do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é sui generis e não impede sua inclusão no polo passivo quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade; aplicado o princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, mantém-se a legitimidade passiva do INPI e sua condenação em honorários. O fato de ter concordado com a nulidade parcial não afasta a responsabilidade pelo ato administrativo originário. Majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intervenção obrigatória do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é sui generis e não afasta sua legitimidade passiva quando o ato concessivo impugnado lhe é diretamente imputável, incidindo o princípio da causalidade;

2. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, é devida a condenação do INPI em honorários sucumbenciais, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 175, 124, XIX; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1258662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em 2/2/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1473097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1564626/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; STJ, Súmulas n. 7, 83, 182.