Propriedade industrial: nulidade de registro de marca e abstenção de uso

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PRESCRIÇÃO INIBITÓRIA E ALCANCE DO ART. 124, XIX, DA LPI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 2ª Região em apelação e remessa necessária, que foram desprovidas.

2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de nulidade de registro de marca e abstenção de uso da expressão FIO DE OURO, com anotação e publicação na Revista da Propriedade Industrial.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarou a nulidade do registro e condenou à abstenção de uso, com anotação e publicação, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

4. A Corte de origem negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença e majorando honorários em 1% a título recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se a pretensão inibitória está sujeita à prescrição decenal do art. 205 do CC, com termo inicial na ciência da violação; (iii) saber se incide o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, considerando o conjunto das marcas mistas e o princípio da especialidade; (iv) saber se a revisão do juízo de confusão e afinidade demanda reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ; e (v) saber se há divergência jurisprudencial, com cumprimento dos arts. 1.029, § 1, do CPC e 255, § 1, do RISTJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou as teses e afastou a prescrição e a coexistência, com motivação clara e suficiente.

7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para reconhecer que a prescrição da pretensão de abstenção de uso não se configura em ilícito continuado, renovando-se o termo inicial.

8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da similitude e da suscetibilidade de confusão entre marcas, mantida a aplicação do art. 124, XIX, da LPI.

9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1, do CPC e 255, § 1, do RISTJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta de modo claro e objetivo as questões suscitadas, afastando os vícios do art. 1.022, II, do CPC.

2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para reconhecer que a prescrição das pretensões cominatórias decorrentes de uso indevido de marca renova-se diante de ilícito continuado. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da similitude e da suscetibilidade de confusão entre marcas, mantida a aplicação do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996. 4. O conhecimento pela alínea c exige cotejo analítico e demonstração de similitude fática, conforme art. 1.029, § 1, do CPC e art. 255, § 1, do RISTJ.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, e 1.029, § 1; CC, arts. 189 e 205; Lei n. 9.279/1996, art. 124, XIX; RISTJ, art. 255, § 1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, REsp n. 1.699.273/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.588.125/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019; STJ, REsp n. 1.190.341/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013; STJ, AREsp n. 2.634.638/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284.