Propriedade industrial: marcas

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INDEFERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E NULIDADE DE REGISTRO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ausência de prequestionamento do art. 53 da Lei n. 9.784/1999, deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) quanto aos arts. 442 e 463 do CPC, inexistência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC e prejudicialidade da alínea c em razão da inadmissão pela alínea a.

2. A controvérsia envolve ação anulatória de indeferimentos de registros marcários e nulidade de registro, com pedido subsidiário de coexistência de marcas.

3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a nulidade do registro DELMOND HOTEL, procedente a nulidade dos indeferimentos de pedidos de registro das autoras; na reconvenção, extinguiu o pedido de abstenção de uso da marca BELMOND e julgou improcedente a revogação da cessão do registro DELMOND'S.

4. A Corte de origem não conheceu o recurso adesivo das autoras e negou provimento à apelação da ré, mantendo integralmente a sentença; embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC; (ii) saber se ocorreu violação dos arts. 134 e 128, § 1º, da Lei n. 9.279/1996 pela validação da cessão da marca; (iii) saber se ocorreu violação do art. 129, § 2º, da Lei n. 9.279/1996 por indevido reconhecimento de direito de precedência; (iv) saber se houve violação do art. 124 da Lei n. 9.279/1996 ao admitir a coexistência entre BELMOND e DELMOND HOTEL; (v) saber se houve violação do art. 53 da Lei n. 9.784/1999 por suposta fraude à lei na distribuição de pedidos; (vi) saber se houve violação dos arts. 442 a 463 do CPC por desconsideração da prova testemunhal; e (vii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, porque o acórdão recorrido apreciou de modo claro e fundamentado as questões essenciais, inclusive quanto à prova oral, à cessão da marca e ao direito de precedência.

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a pretensão de infirmar a conclusão sobre a regularidade da cessão e a compatibilidade do objeto social com a classe marcária demanda reexame do acervo fático-probatório, relativamente aos arts. 134 e 128, § 1º, da Lei n. 9.279/1996.

8. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a tese relativa ao art. 129, § 2, da Lei n. 9.279/1996 exige reinterpretação da causa de pedir e revisão das premissas fáticas sobre uso anterior e fundo de comércio delineadas pelas instâncias ordinárias.

9. Incidem a Súmula n. 83 do STJ porque a conclusão acerca da distintividade do conjunto marcário e da possibilidade de coexistência, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, alinha-se à jurisprudência desta Corte quanto à exigência de demonstração concreta de risco de confusão a partir da análise global do conjunto marcário.

10. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do STF porque a tese de violação do art. 53 da Lei n. 9.784/1999 carece de prequestionamento; além disso, eventual acolhimento exigiria reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ).

11. Incidem a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 284 do STF porque a insurgência quanto aos arts. 442 a 463 do CPC revela inconformismo com a valoração da prova testemunhal e deficiência de fundamentação específica.

12. Do dissídio jurisprudencial não se pode conhecer porque ausente o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Não há violação dos arts. 489, § 1, IV, e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido enfrenta de modo claro e suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão recursal que demanda reexame de fatos e provas relativamente à cessão de marca e à compatibilidade da atividade com a classe (arts. 134 e 128, § 1, da Lei n. 9.279/1996). 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à aplicação do art. 129, § 2, da Lei n. 9.279/1996 quando a tese exige reinterpretação da causa de pedir e revisão das premissas fáticas sobre uso anterior e fundo de comércio. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à exigência de demonstração concreta de risco de confusão a partir da análise global do conjunto marcário para análise da distintividade regulada no art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996. 5. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do STF quando a tese relativa ao art. 53 da Lei n. 9.784/1999 carece de prequestionamento, sendo inviável, ademais, o reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ). 6. Incidem a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 284 do STF quando a insurgência sobre prova testemunhal carece de demonstração específica da violação dos arts. 442 a 463 do CPC e exige revolvimento do acervo fático-probatório. 7. Do dissídio jurisprudencial não se pode conhecer, por ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1, do CPC e 255, § 1, do RISTJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, XIX, 128, § 1º, 129, § 2º, e 134; Lei n. 9.784/1999, art. 53; CF, art. 105, III, a e c; CPC, arts. 85, § 11, 442, 463, 489, § 1º, IV, 1.022, e 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1495899/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023; STJ, REsp n. 949.514/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 22/10/2007; STJ, REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282, 284 e 356.